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商标权与企业名称权的冲突及其法律对策

来源:丰润区律师时间:2015-12-17 09:16:26

 

财产权的排他性属性决定了各项财产权之间不得有冲突,即同一项财产的权利不能由多个主体所有,除非有法律特别规定或有合同约定。由于无形财产可同时被多个主体所占有、使用和收益,因而无形财产权比之有形财产权更易发生权利冲突。特别是知识产权及其相关权利相互之间由于权利指向的财产客体容易交叉,更是如此。比如一个美术作品既可以是外观设计专利权的客体,也可以是著作权的客体、商标权的客体;同一个文字或其组合的某种书法形式既可以是商标权的客体,又可以是著作权的客体,而其简单书写形式既可以是商标权的客体、也可以是字号权的客体。
对于商标权和名称权这样的“标识性权利”来说,“权利冲突”就是指该两种权利的客体(商标和名称)所识别的标的(商品或服务的来源和市场主体身份)之间产生混淆的情形。避免冲突就是要避免这种混淆情形的产生。目前商标权与名称权的冲突实际上是商标权与字号权的冲突。这是因为现行企业名称登记规则和商标注册规则决定了可注册的商标不可能与可登记的企业名称相同或相似,其只可能与企业名称中的字号相同或相似[①](因此,为方便行文,本文中以下所称“字号权” 与“名称权”在未特别注明的情况下,两者同一含义使用)。实践中,该两权冲突的典型形式一是将他人注册在先、并已享有相当信誉的商品或服务商标在相关行业领域内作为企业名称中的字号加以登记和使用的情形;二是将他人在先登记的知名字号作为商标加以注册的情形。冲突大多给在先商标注册人或字号登记人造成损害:产生混淆、误导消费,造成不当得利和不当失利,从而扭曲竞争各方力量对比关系。尤其是不同主体持有的字号与服务商标重复时,更易导致混淆。不少冲突涉及知名的商标或字号,并且有相当数量是恶意的抢注所为。近年来,随着市场经济的发展,企业之间的竞争加剧,这类故意通过登记或注册程序,“合法”使用他人的知名商号或商标的行为越来越多,并被认为已带有“趋势性”。[②]除此以外还有大量的冲突是在完全善意的主观状态下发生的,有的涉及的只是非知名的注册商标或登记字号。依据现有法律,相当数量的冲突不能得到有效的救济。

一、商标权、企业名称权相互冲突的原因

(一) 商标权、企业名称权相互冲突的重要原因是商标权、企业名称权的取得条件和程序的不同。根据我国《商标法》和《商标法实施细则》的规定,经商标局核准注册的商标为注册商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护。申请注册的商标必须具备下列条件:第一由文字、图形或者其组合构成。第二应当有显著性便于识别。第三不得使用禁止使用的文字、图形。如带有民族歧视的、夸大宣传并带有欺骗性的文字、图形等。第四,同他人在同一种商品(含服务,下同)或者类似商品上己经注册的或者初步审定并公告的商标不相同,也不近似。取得商标权的程序如下:第一,商标注册申请人依法提出商标注册申请。商标注册申请是取得商标权的必经程序,没有商标注册申请,就没有注册商标,也就不存在商标权。第一,商标局依法进行审查。商标局收到商标注册申请后,依法进行审查,确定申请注册的商标是否符合《商标法》的规定。第二,初步审定并公告。申请注册的商标,凡符合《商标法》的有关规定的,由商标局初步审定并予以公告。第四,异议。对初步审定的商标,自公告之日起二个月内,任何人均可提出异议。第五,核准注册。对初步审定并予以公告的商标,如果在法定期限内无人提出异议,或者经裁定异议不成立的,由商标局核准注册,发给商标注册证, 并予以公告。应当说明的是:对驳回申请、不予公告的商标,申请人不服的,可以在法定期限内申请复审,由商标评审委员会做出终局决定;对初步审定并予以公告的商标提出异议的,由商标局做出裁定,当事人不服的,可以在法定期限内申请复审,由商标评审委员会做出终局裁定。

我国《企业法人登记条例》第10条第1款规定;企业法人只准使用一个名称。企业法人申请登记注册的名称由登记主管机关核定,经核准登记注册后在规定的范围内享有专用权。《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)第11条规定:公司名称应当符合国家有关规定。公司只能使用一个名称,经公司登记机关核准登记的公司名称受法律保护。根据《企业名称登记规定》的规定,申请登记的非公司企业的名称必须具备:第一,应当由以下部分依次组成,字号 (或者商号,下同)、行业或者经营特点、组织形式。企业名称应当冠以企业所在地省(包括自治区、直辖市)或者市(包括州)或者县(包括市辖区)行政区划名称,经国家工商局核准的外商投资企业、历史悠久的企业、字号驰名的企业、全国性公司等,其企业名称可以不冠以企业所在地行政区划名称。第一,应当使用汉字。民族自治地区的企业名称可以同时使用本民族自治地方通用的民族文字;企业使用外文名称的,其外文名称应当与中文名称相一致。第二,与在登记主管机关辖区内己登记注册的同行业企业名称不相同,也不近似等条件。非公司企业名称权的取得程序如下:第一,依法提出企业名称登记申请。企业名称是企业登记注册的主要事项之一,原则上在申请开业登记时一并提出企业名称登记申请。企业因特殊原因,也可以在开业登记前预先单独申请企业名称登记。第二,企业名称登记主管机关依法进行审查。企业名称登记主管机关收到企业名称登记申请后,依法进行审查,确定申请登记的企业名称是否符合法律、行政法规的规定。第三,企业名称登记主管机关核准或者驳回企业名称登记申请。企业名称登记主管机关对企业名称登记申请经过审查,对符合法律、行政法规规定的企业名称登记申请予以核准;对不符合法律、行政法规规定的企业名称登记申请子以驳回。根据《公司法》、《公司登记条例》和《企业名称登记规定》的规定,申请登记的公司名称除具备上述非公司企业名称必须具备的条件以外,还必须在公司名称中标明“有限责任公司”或者“股份有限公司”字样。除设立公司的申请人应当申请公司名称预先核准外,公司名称权的取得程序与非公司

企业名称权的取得程序相同。预先核准的公司名称中反映的行业未被有关部门批准时,公司名称由原名称核准机关重新核定,或者由申请人重新申请名称预先核准。 [③]应当说明的是:企业名称的登记主管机关是国家工商局和地方各级工商局;企业名称登记主管机关对企业名称实行分级登记管理。

如前文所述,商标权和企业名称权的取得条件和程序截然不同,商标注册申请人在取得商标权之前,必须先有文字、图形或者其组合构成的商标图样,如果商标注册申请人在其商标图样中未使用他人已经登记注册的企业名称,该商标被核准注册后,不会发生商标权与企业名称权的冲突问题;如果商标注册申请人在其商标图样中使用了他人已登记注册的企业名称,且未经企业名称权人许可,该商标被核准注册后,必然会发生商标权与企业名称权冲突的问题。即企业名称权人认为已注册的商标侵犯了自己合法的在先企业名称权;商标注册人认为自己的商标权是合法的,不侵犯企业名称权人合法的在先企业名称权。同理,如果企业名称登记申请人在其企业名称中使用了与他人注册商标相同或者近似的文字,且未经商标注册人许可,该企业名称被核准登记注册后,也必然发生企业名称权与商标权冲突的问题。 (二) 企业名称权与商标权冲突的原因之二是法律、行政法规对商标权的保护范围太小。根据《商标法》第38条和《商标法实施细则》第41条的规定,禁止在同一种或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品名称或者装满使用,并未禁止将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业名称使用。根据《驰名商标认定和管理暂行规定》第10条的规定,自驰名商标认定之日起,他人将与该驰名商标相同或者近似的文字作为企业名称一部分使用,且可能引起公众误认的,工商行政管理机关不予核准登记;己经登记的,驰名商标注册人可以自知道或者应当知道之日起两年内请求工商行政管理机关予以撤销。因此,自驰名商标认定之日起,他人将

与该驰名商标相同或者近似的文字作为企业名称一部分使用,只要不引起公众误认,还是允许的。由于法律、行政法规对商标权的保护范围太小,如果企业名称登记申请人将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业名称一部分使用,该企业名称被核准登记注册后,必然导致企业名称权与商标权相冲突。

(三) 法律、行政法规对商标权、企业名称权保护程序的不同,是商标权、企业名称权相互冲突的又一重要原因。根据《商标法》第27,39条和《商标法实施细则》第 25,42条的规定,已注册的商标侵犯他人合法在先企业名称权的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。商标注册人对商标局依照《商标法》第27条第1款规定做出的撤销注册商标决定不服的,可以在法定期限内申请复审,由商标评审委员会做出决定。商标评审委员会做出维持或者撤销注册商标的决定、裁定为终局决定、裁定。有侵犯商标专用权行为之一的,被侵权人可以向侵权人所在地或者侵权行为地县级以上工商行政管理部门要求处理;也可以直接向人民法院起诉。根据《企业名称登记规定》第5条和第27条的规定,企业名称登记主管机关有权纠正己登记注册的不适宜的企业名称,上级企业名称登记主管机关有权纠正下级企业名称登记主管机关登记注册的不适宜的企业名称;对己登记注册的不适宜的企业名称,任何单位和个人可以要求企业名称登记主管机关予以纠正。擅自使用他人已经登记注册的企业名称或者有其他侵犯他人企业名称专用权行为的,被侵权人可以向侵权人所在地登记主管机关要求处理,也可以直接向人民法院起诉。

企业名称权人认为已注册的商标侵犯其合法的在先企业名称权的,可以通过下列程序保护自己的企业名称权:

第一,请求人民法院保护自己的企业名称权。企业名称权人根据《企业名称登记规定》的规定,以已注册的商标侵犯其合法的在先企业名称权为由,向人民法院提起诉讼时,人民法院有两种方案可供选择:一是中止诉讼,待商标局或者商标评审委员会撤销该注册商标后恢复诉讼;二是直接审理。假如人民法院选择了第一方案,如果商标局做出了撤销该注册商标的决定,且商标注册人不申请复审,或者商标评审委员会做出了撤销该注册商标的决定、裁定,人民法院可以恢复诉讼;如果商标局不做出撤销该注册商标的决定,商标评审委员会也不做出撤销该注册商标的裁定,人民法院则无法恢复诉讼,对企业名称权人极为不利。如果人民法院选择了第二方案,就必然导致人民法院的判决要么符合《商标法》和《商标法实施细则》的规定而违反《企业名称登记规定》的规定,要么符合《企业名称登记规定》的规定而违反《商标法》和《商标法实施细则》的规定。

第二,请求工商行政管理机关保护自己的企业名称权。企业名称权人根据《企业名称登记规定》的规定,以已注册的商标侵犯其合法的在先企业名称权为由,请求侵权人所在地的工商行政管理机关保护其名称权时,侵权人所在地的工商行政管理机关有两种方案可供选择:一是暂不处理,待商标局或者商标评审委员会撤销该注册商标后再处理;二是直接处理。假设侵权人所在地的工商行政管理机关选择了第一方案,如果商标局做出了撤销该注册商标的决定,且商标注册人不申请复审,或者商标评审委员会做出了撤销该注册商标的决定、裁定,侵权人所在地的工商行政管理机关可以对该企业名称侵权纠纷做出处理;如果商标局不做出撤销该注册商标的决定,商标评审委员会也不做出撤销该注册商标的裁定,侵权人所在地的工商行政管理机关则无法对该企业名称侵权纠纷做出处理,对企业名称权人极为不利。假设侵权人所在地的工商行政管理机关选择了第二方案,就必然导致侵权人所在地的工商行政管理机关的处理决定要么符合《商标法》和《商标法实施细则》的规定而违反《企业名称登记规定》的规定,要么符合《企业名称登记规定》的规定而违反《商标法》和《商标法实施细则》的规定。

第三,请求商标评审委员会保护自己的企业名称权。如果《企业名称权人根据商标法》和《商标法实施细则》的规定,以已注册的商标侵犯其合法的在先企业名称权为由,请求商标评审委员会撤销该注册商标时,商标评审委员会可能做出撤销该注册商标的裁定,也可能做出维护该注册商标的裁定。如果商标评审委员会做出撤销该注册商标的裁定,企业名称权人的权利就得到了保护;如果商标评审委员会做出维护该注册商标的裁定,企业名称权人的权利就得不到保护,对企业名称权人极为不利。

商标注册人认为已登记注册的企业名称侵犯其合法的在先商标权的,可以通过下列程序保护自己的商标权:

第一,根据《商标法》及其实施细则的规定,请求人民法院保护自己的商标权。商标注册人根据《商标法》及其实施细则的规定,以已经登记注册的企业名称侵犯其合法的在先商标权为由,向人民法院提起诉讼时,人民法院有两种方案可供选择:一是中止诉讼,待企业名称登记主管机关或者其上级机关纠正该企业名称后恢复诉讼;二是直接审理。如果人民法院选择了第一方案,如果企业名称登记主管机关或者其上级机关做出纠正该企业名称的决定,人民法院无法恢复诉讼,对商标注册人极为不利。如果人民法院选择了第二方案,就必然导致人民法院的判决要么符合《商标法》及其实施细则的规定而违反《企业名称登记规定》的规定,要么符合《企业名称登记规定》的规定而违反《商标法》及其实施细则的规定。

第二,请求工商行政管理机关保护自己的商标权。商标注册人根据《商标法》及其实施细则的规定,或者根据《企业名称登记规定》的规定,以已登记注册的企业名称侵犯其合法的在先商标权为由,请求工商行政管理机关保护其商标权时,负责处理该商标侵权纠纷的工商行政管理机关与企业名称登记主管机关可能是同一机关,也可能不是同一机关。无论负责处理该商标侵权纠纷的工商行政管理机关与企业名称登记主管机关是否竞合,都面临着要么保护合法的在先商标权,要么保护合法的在后的企业名称权的二难选择。如果负责处理该商标侵权纠纷的工商行政管理机关保护了合法在先商标权,其处理决定符合《商标法》及其实施细则的规定而违反《企业名称登记规定》的规定;如果负责处理该商标侵权纠纷的工商行政管理机关保护了合法的在后企业名称权,其处理决定符合《企业名称登记规定》的规定而违反《商标法》及其实施细则的规定。二、目前解决商标权、企业名称权冲突的机制及其存在问题


(一)从字号权产生以后的行政监督管理环节看,目前有1996年《驰名商标认定和管理暂行规定》(以下简称《驰名商标规定》)对众多并存情形进行一定程度的矫正,以制止其中混淆、冲突等问题的并存。根据《驰名商标规定》第十条,自驰名商标认定之日起,他人将与在先驰名商标相同或者近似的文字作为企业名称字号使用,且可能引起公众误认的,工商行政管理机关不予核准登记;已经登记的,驰名商标注册人可以在规定时限内,请求工商行政管理机关予以撤销。这里以商标是否“驰名”为标准,对于驰名商标可以说给予了比较充分的保护,也在一定程度上减少了两权并存的情况。但其中也还有一定的问题存在。

(三)健全商标法律制度和企业名称登记法律制度是解决商标权、企业名称权相互冲突的根本途径。为了解决商标权、企业名称权的相互冲突问题,笔者认为在修改《企业名称登记规定》、《商标法》和《商标法实施细则》时,应将下列内容考虑进去:第一,在《商标法》和《企业名称登记规定》中应明确规定,商标、企业名称不得侵犯他人合法的在先权利。相对于商标权而言,他人合法的在先权利主要包括著作权、专利权、企业名称权等。相对于企业名称而言,他人合法的在先权利主要包括商标权、专利权等。这样就可以在一定程度上防止企业名称权与商标权的冲突。[⑦]第一,规定商标局撤销注册商标、其他单位或者个人请求商标评审委员会撤销注册商标的时间。根据我国有标法》第27条第1款和《商标法实施细则》第25条第1款的规定,已注册的商标侵犯他人合法的在先权利的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。但是,没有时间限制。因此,为了解决商标权、企业名称权的相互冲突问题,应在《商标法》中规定商标局撤销注册商标、其他单位或者个人请求商标评审委员会撤销注册商标的时间。第二,完善商标注册程序,取消商标评审委员会做出终局决定、终局裁定的规定,将之修改为当事人对商标评审委员会做出的决定、裁定不服的,可以在法定期限内向人民法院起诉,即将商标权的最终确认权赋子人民法院。




(二)从商标确权后的行政执法环节看,国家工商局1999年《关于保护服务商标若干问题的意见》第七条规定,“以正常方式使用字号、姓名等,不构成侵犯服务商标专用权行为,但具有明显不正当意图的除外”。1999年《关于商标行政执法中若干问题的意见》第九条也规定:“善意使用自己的名称或地址的行为,不属于商标侵权行为”。依这些规定,已经确立的字号权与商标权原则上可以继续并存,但如果当事人主观有恶意,则分别情况可认定其构成侵权。这里采用了“主观恶意”标准,对于消除不正当竞争是必要的。这里存在的问题是,商标权与善意登记的在后字号权并存,也就是在正当竟争中形成的权利并存,在事实上也有可能引发严重的混淆和尖锐的利益冲突,而目前法律并未对其中产生混淆和冲突的并存有所规范。

(三)在通过修改有关法律,从根本上解决两权之间的矛盾之前,通过一些部门规章来局部解决两权间发生的冲突是必要的。1999年国家工商局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》(以下简称《意见》)的制定,主要对已确权的商标和字号的关系进行行政监管,规则为:第一,根据其第四条,“商标中的文字和企业名称中的字号相同或近似,使他人对市场主体及其商品或服务的来源产生混淆(包括混淆的可能性),从而构成不正当竞争的,应当依法予以制止”。第二,根据其第七条,对于善意引起的混淆,需在自商标申请之日或企业名称登记之日起5年内提出处理请求,但恶意注册和恶意登记的不在此限。第三,其第七条还规定, “处理商标与企业名称混淆的案件”,应当符合的条件包括:“产生混淆,损害在先权利人的合法利益”。

这些规定通过事后补救,起到了尽量消除两权冲突的积极作用。但是在实践中和理论上还都存在一些问题。在实践上,对于字号或商标确权之初彼此不构成混淆的,依《意见》将不被制止;而在此以后的5年内,随着任何一方或双方知名度的可能提高而构成《意见》中的“混淆”,这样的结果将是使已经存在多年的、善意合法的在后权利人依《意见》当被“制止”的范围。这将造成在后一方合法权利的不稳定、不公正。在理论上,《意见》的规定表现出前后内容一定程度的不相协调一致。第一,根据我国反不正竞争法第二条和第二章及《巴黎公约》第十条之二的有关规定,只有违反诚实信用原则、基于恶意的所为,才有可能构成不正当竞争行为。据此,使用善意注册或登记的商标或名称的行为显然与“不正当竞争”无关。因此,《意见》第四条关于“从而构成不正竞争”的限制条件可以说间接划定了该《意见》的适用范围:仅限于恶意引起混淆的情形。但是依《意见》第七条之(3),可以依该《意见》被制止的情形包括善意的注册或登记引起的混淆。这表现出该《意见》前后不相协调。

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